ABSTRACT: La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che nel caso in cui la domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE presentata dal convenuto contesti la validità del marchio in relazione ad ulteriori prodotti e servizi rispetto a quelli oggetto della domanda di contraffazione avanzata dall’attore, il tribunale dei marchi UE deve pronunciarsi sull’interezza della domanda riconvenzionale e non limitarsi al contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.
LA COMPETENZA SULLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MARCHIO EUROPEO
In accordo con il Regolamento 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea, la competenza in materia di azione di nullità di un marchio dell’Unione Europea è suddivisa nell’ipotesi in cui l’azione venga proposta in via principale e in quella in cui venga proposta mediante una domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione di contraffazione.
Infatti, se nel primo caso la competenza spetta in via esclusiva all’EUIPO, come specificato dall’articolo 59 di suddetto Regolamento, per quanto riguarda il secondo, l’articolo 124, lettera d) specifica che il tribunale dei marchi UE che viene adito al fine di accertare la contraffazione di un marchio, ha altresì la competenza esclusiva a decidere sull’azione riconvenzionale volta a farne dichiarare la decadenza o nullità.
Andando più nello specifico, è poi l’articolo 128 del medesimo Regolamento, rubricato appunto “Domanda riconvenzionale”, a dettare una parziale disciplina dell’azione che può essere proposta dal convenuto andando in una certa misura a definirne la portata[1] e a dettarne alcuni aspetti processuali nonché di coordinamento tra i tribunali dei marchi dell’UE e l’EUIPO.
L’articolo 128, tuttavia, manca di fornire una definizione specifica di “Domanda riconvenzionale” nell’ambito del Regolamento 2017/1001 e non indica quale sia il rapporto che intercorre tra l’azione di contraffazione proposta in via principale e quella di nullità proposta in via riconvenzionale.
La Sentenza dell’8 giugno 2023 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-654/21, LM contro KP, fornisce alcuni interessanti chiarimenti circa questi ultimi aspetti.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DELL’8 GIUGNO – CAUSA C-654/21
Il procedimento principale e le questioni oggetto del rinvio
Il titolare del marchio denominativo dell’Unione europea “Multiselect” per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 41 e 42 (comprendenti, in particolare, la consulenza in materia di orientamento professionale, l’informazione in materia di educazione, l’installazione e la manutenzione di software, la pubblicazione di testi e la fornitura di pubblicazioni elettroniche online), proponeva dinanzi al Tribunale regionale di Varsavia un’azione per far valere la contraffazione del marchio in questione nei confronti di un soggetto accusato di utilizzare illecitamente l’espressione “Multiselect” per contraddistinguere la vendita, sia in cartaceo che in digitale, di un manuale per candidati al servizio nelle forze di polizia.
Nell’ambito di tale procedimento, il convenuto presentava una domanda riconvenzionale di nullità del marchio in relazione, non solo ai prodotti e servizi per i quali l’attore contestava l’avvenuta contraffazione, ma anche in relazione ad un’ulteriore porzione di prodotti e servizi per i quali lo stesso segno era stato registrato.
Il Giudice polacco, una volta respinta l’azione di contraffazione nella sua interezza, si interrogava quindi sulla portata dell’esame che esso avrebbe dovuto effettuare nel caso in cui, come nel procedimento principale, l’oggetto di una domanda riconvenzionale andasse oltre i limiti di uno “strumento di difesa” opposto all’azione per contraffazione e volesse puntare invece ad un risultato più ampio, quale la nullità del marchio rispetto a più beni e servizi.
Conseguentemente, sospendeva il procedimento e faceva rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sottoponendo due pregiudiziali, nella prima delle quali il Giudice polacco chiedeva, in sostanza, se l’articolo 124, lettera d), del Regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 128(1) debba essere interpretato nel senso che una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea possa riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale venga limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.
Le Argomentazioni delle Corte di Giustizia
La Corte, in primo luogo, ha puntualizzato che, come già statuito nella sentenza Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21), in assenza di una definizione di “domanda riconvenzionale” nell’ambito del Regolamento 2017/1001, occorre tenere presente del significato che solitamente viene dato a tale istituto, ossia un controricorso proposto dal convenuto in un procedimento avviato nei suoi confronti dal ricorrente dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.
In tal senso, la riconvenzionale è una domanda sì connessa alla principale, ma allo stesso tempo distinta e autonoma, il cui trattamento procedurale è quindi indipendente dalla principale e che può, pertanto, essere mantenuta anche se questa viene respinta.
La Corte ha poi rilevato che è insito nella natura di tale azione l’obbiettivo di estendere l’oggetto della controversia e di far accogliere una domanda distinta e autonoma da quella proposta dall’attore e per questo motivo non può essere considerata come un mero strumento di difesa, con la conseguenza che l’oggetto di quest’ultima non può essere limitato da quello dell’azione per contraffazione nell’ambito della quale detta domanda è proposta.
Tale conclusione, ha proseguito la Corte di Giustizia, è corroborata anche dalle disposizioni del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea relative, da una parte, ai motivi di nullità che possono essere dedotti ai sensi del suo articolo 128 e, dall’altra, quelle che equiparano, sia per quanto riguarda la portata sia per quanto riguarda gli effetti, la domanda riconvenzionale con quella presentata in via principale all’EUIPO.
Infatti, se è vero che una domanda riconvenzionale differisce da una domanda di nullità presentata all’EUIPO relativamente ai soggetti che possono presentare tali azioni, è altrettanto vero che tale differenza non implica in alcun modo che l’oggetto di tale domanda debba essere limitato a coprire solo ciò che rientra negli interessi propri dell’attore.
È infatti lo stesso tenore letterale dell’articolo 128(1), nel punto in cui statuisce “[l]a domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento”, a portare ad affermare che la domanda riconvenzionale può essere fondata su qualsiasi motivo purché previsto dal Regolamento stesso.
Inoltre, la domanda riconvenzionale di nullità e la domanda principale presentata all’EUIPO condividono il fatto che entrambe possono riguardare, per loro natura, l’insieme dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione del marchio, nonché l’effetto erga omnes che le decisioni che concludono tali procedimenti comportano.
Tutto ciò implica la necessità di coordinamento tra il tribunale del marchio UE e l’EUIPO, ampiamente disciplinata ai commi da 4 a 7 dell’articolo 128, e che le due vie per la dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione sono alternative ed equivalenti.
Conseguentemente, qualsiasi limitazione del raggio di azione della domanda riconvenzionale di nullità non prevista dal Regolamento 2017/1001 risulta ingiustificata.
CONCLUSIONE
Su tali basi la Corte di Giustizia ha dunque concluso che “una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione”.
Pertanto, Anche nell’eventualità in cui l’attore proponga domanda di contraffazione in relazione solo ad alcuni beni e servizi, ciò non potrà impedire al convenuto di richiedere in via riconvenzionale la nullità del marchio dell’Unione europea riguardo a tutti i beni e servizi per i quali quest’ultimo è sta
[1] Art. 128(1) Regolamento 2017/1001: “La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento”.
