I lettori del blog IPKAT sono tutti probabilmente esperti di proprietà intellettuale molto competenti, in quanto legali interni, avvocati o giudici. Quindi, sono certamente ben consapevoli della cosiddetta “protezione rafforzata” di cui godono i marchi che godono di notorietà nei confronti dei segni successivi.
Come sappiamo, infatti, in Europa nel valutare sia (i) il requisito del carattere distintivo di un marchio a fronte di un marchio notorio registrato in precedenza, sia (ii) l’eventuale contraffazione di un marchio notorio da parte di un segno successivo, la valutazione non dovrebbe necessariamente limitarsi ad una valutazione del rischio di confusione tra i segni. Nel valutare il carattere distintivo e la contraffazione, l’interprete terrà conto anche (a) del possibile pregiudizio per il marchio notorio derivante dalla registrazione/uso del segno successivo e (b) del possibile indebito vantaggio di cui il richiedente/titolare/utilizzatore del segno posteriore potrebbe godere a causa dell’esistenza e del legame con il marchio noto anteriore.
La disciplina italiana applicabile è allineata a quella del resto d’Europa, in quanto gli articoli 12 (che tratta del carattere distintivo) e 21 (che tratta della contraffazione) del Codice della Proprietà Industriale italiano erano e sono derivati dalle direttive comunitarie (originariamente CE 89/104, ora 2015/2436 rispettivamente articoli 5 e 10). Essa prevede dunque che un marchio che gode di notorietà protegga il suo titolare nei confronti di un marchio successivo quando l’uso di quest’ultimo senza giusta causa possa comportare lo svilimento, l’appannamento o il “free-riding” rispetto alla rinomanza del marchio anteriore noto, come evidenziato ai punti (a) e (b) sopra.
Tutto ciò premesso, i tribunali italiani (nella fattispecie quelli dell’area toscana, ossia il Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze), nonostante siano piuttosto abituati ad esaminare questo tipo di questioni, hanno talvolta bisogno di ricordare lo status speciale dei marchi noti.
Con una sentenza del 7 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha dovuto fare proprio questo: schierandosi con Gucci, la Suprema Corte ha emesso la sua decisione a seguito di un ricorso presentato dalla maison Gucci contro una piccola azienda che aveva ottenuto due marchi nazionali italiani che contenevano una “G” di forma leggermente diversa rispetto a quella famosa che identifica Gucci. L’azienda concorrente era riuscita a vincere in primo grado e in appello contro il colosso della moda (che tra l’altro è stato fondato a Firenze e quindi doveva essere piuttosto seccato di aver perso nel proprio tribunale ‘domestico’!)
Dai fatti del caso sembra che il Tribunale di primo grado e anche la Corte d’Appello avessero applicato un test molto poco sofisticato (e quindi giuridicamente inadeguato) per valutare il carattere distintivo del segno successivo. In particolare i tribunali inferiori avevano affermato che, poiché l’aspetto esatto del marchio Gucci era ben noto al consumatore finale, quest’ultimo non sarebbe caduto in errore alla luce delle differenze del marchio successivo e quindi non c’era rischio di confusione.
La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte d’Appello (e anche il Tribunale di prima istanza di Firenze) avessero errato e ha dichiarato (traduzione mia): “è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore potendo tale prodotto indirizzarsi a consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello “celebre”, magari per “spacciarlo” come quello originale ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati..“
Di conseguenza, la Corte Suprema ha rimandato la questione alla Corte d’Appello che ora dovrà rivalutare l’eventuale nullità del marchio successivo applicando il test di protezione rafforzata.
Inutile dire che Gucci si sentirà sollevata (e così tutti gli altri proprietari di marchi che godono di rinomanza!).
*Articolo apparso per la prima volta sul blog IPKAT in data 27 ottobre 2021 in lingua inglese
Foto: Alfredo Gauro Ambrosi, Barche sul Garda, 1922
